要为应对美国专利法之变做好准备
发布于2013-04-08
在过去的一段时间里，美国专利律师之间讨论最多的话题无疑是《美国发明法案》，因为该修正法案代表了自1952年专利法案以来的50多年内最具影响力的专利改革。自美国总统奥巴马于2011年9月16日签署该法案以来，美国的专利律师就一直忙于了解这项新法案，分析其影响，并考虑如何应对美国专利法发生的巨大变化。
美国专利法改革背后有两大主要动力：一是美国存在着大量专利申请积压，二是提供在比美国地区法院诉讼成本更低的环境下“测试”已授权的美国专利的机会。改革的目的在于激发创新活力和促进美国经济和社会发展，在这样的背景下，该法案代表了美国专利体系最具影响力的改革。
该法案篇幅很长且内容复杂，因此本文着眼于该法案的重要性和影响，仅涉及与中国企业具有利害关系的关键问题。
“先发明制”变为“先申请制”
中国企业应关注3项重大变化。首先，该法案使美国专利体制从“先发明制”转变为 “发明人先申请制”；其次，该法案扩大了技术范围，并要求绝对的新颖性；第三，该法案修改并扩充了异议程序。例如，该法案保留现有单方重新审查程序，新增第三方重新领证提交程序，扩展双方重新审查程序并将其更名为双方复审程序，此外，还新增专利权授予后的复审程序。这些改革将为美国专利法带来翻天覆地的变化，并减小美国专利法与中国以及世界其他国家和地区专利法的差异。
“发明人先申请制”将自2013年3月16日起开始生效。该法案完全取代判定专利权事件的美国专利法主要部分（35 U.S.C. 第 102），并且确定只有两类在先技术。第102（a)（1）条规定的在先技术包括来自世界上任何地方的标注日期先于专利有效申请日期的任何“印刷出版物、公开使用、销售或向公众提供的其他材料”。因此，在中国的公开使用将成为美国专利的在先技术。第102（a)（2）条规定的在先技术包括美国专利或者专利申请为以下三种情况：已授权、已公开或者被视为已公开；至少有一名发明者不同于存在质疑专利主张的发明者；其有效申请日期先于存在质疑专利主张的申请日。因此，在美国以外申请的专利自其最早申请日期开始（早于当前美国专利法所允许的日期）可能会成为在先技术。
该法案规定的判定专利权事件也有例外的情况。如第102（b)（1）条规定，发明实体或者获得者（直接或者间接获得发明实体所披露标的物的人员）在主张实际申请日期之前一年内进行的披露不算作第 102（a)（1）中界定的在先技术。第102（b)（2）条规定，具有以下标的物的专利或者专利申请不算作第 102（a)（2）中界定的在先技术：来自发明实体或者获得者；由发明实体或者获得者公开 披露；或者共同拥有或者遵照将由所主张发明的拥有者转让的协议。
新增两种异议程序
该法案新增了质疑及复审专利的新程序，即专利授权后复审（下称PGR）程序及双方复审（下称IPR）程序。新程序自2012年9月16日开始生效。
PGR允许根据任何无效性理由对某项专利提出质疑，包括2013年3月16日当天和之后递交的专利申请的实用性、专利适格性、可实施性、书面说明以及明确性。质疑提出者必须在专利被授权的9个月内提交PGR请求。法案要求美国专利商标局允许在PGR期间执行证据开示程序，但执行该程序的范围和流程尚未确定。
一旦任何主张的有效性获最终裁定后，质疑提出者就不得以在PGR期间“已提出或者本应提出”的任何理由再次在美国专利商标局或者法院攻击其有效性。因此，禁止反言的潜在影响会构成真正的风险。
IPR与PGR的相似之处是，质疑提出者不得同时启动民事诉讼和IPR，但只要其在诉状递达后一年内提交请求，即可在反诉对自己提起的侵权诉讼的无效性的同时提出IPR请求。与现有的双方重新审查程序类似的是，IPR的审议只能以专利或印刷出版物作为参考文献。
该修正法案使美国专利法经历了一次重大的变革，因此，中国企业应熟悉美国专利法的这些重大变化，在必要时征求律师意见，以制定新的专利申请及运用战略，从而最大限度地利用新机会，并避免落入潜在的陷阱。
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